Право на вознаграждение за служебное изобретение

Динамично развивающаяся сфера высокотехнологичных отраслей требует создания и внедрения новых открытий. На практике нередки случаи, когда функционально новые решения создаются сотрудниками на своих рабочих местах.

Что делать, если сотрудником было совершено изобретение? Как его идентифицировать, оформить, распределить и защитить свои права? Давайте разбираться вместе с экспертами Амигдала.

Что значит служебное изобретение?

Прежде всего давайте определимся с понятием служебного изобретения, закрепленного в ГК РФ.

Изобретение, полезная модель, промышленный образец будут считаться служебными лишь при условии, что создание объекта интеллектуальной собственности было связано с исполнением работником круга своих служебных обязанностей или же поручений и распоряжений работодателя.

Чтобы соблюсти баланс интересов как работника-изобретателя, работающего по найму, так и его работодателя, при введении служебных объектов патентного права в оборот важно составить все необходимые документы юридически грамотно.

Как сохранить исключительные права на служебные изобретения за работодателем?

Логично, что для работодателя первостепенно, чтобы служебное изобретение, служебная полезная модель и служебный промышленный образец, созданные с привлечением его ресурсов, использовались во благо и для развития компании. Однако риски того, что сотрудник может использовать свои разработки по своему усмотрению, продать их конкурентным фирмам или же забрать при увольнении, чрезвычайно велики.

Важно особое внимание уделить грамотному составлению документов, необходимых для признания конкретного результата интеллектуальной деятельности служебным.

эксперт по товарным знакам

В этих целях необходимо оформить:

1. Положение о служебных результатах интеллектуальной деятельности (далее РИД). В нем следует определить, что такое служебные РИД, алгоритм их создания и защиты. Например, можно указать, что все новации, произведенные сотрудником по распоряжению руководителя и при выполнении своих должностных обязанностей, будут являться служебными, исключительные права на которые принадлежат работодателю. Можно обозначить и ряд ограничений для работника, касающихся, к примеру, недопустимости применения служебных разработок на стороне либо в личных целях. Немаловажным будет предусмотреть правила выплаты вознаграждения сотруднику за служебные изобретения.
2. Должностные инструкции с четко определенным кругом служебных обязанностей, где в числе прочих могут включаться и обязанности, связанные непосредственно с созданием изобретения.
3. Трудовой договор. Если работа сотрудника будет сопряжена с разработкой РИД, то логично добавить это в его обязанности. Также в трудовой договор целесообразно включить условие о принадлежности исключительных прав на разработку работодателю, а работник в свою очередь дает согласие на ее обнародование и анонимное использование. Для предотвращения неслужебного применения интеллектуального объекта эффективным будет отразить в договоре требование, что после передачи прав на объект работодателю, сотрудник-изобретатель должен уничтожить все черновые версии без возможности восстановления.
4. Техническое задание или приказ о создании служебного РИД либо служебное задание на создание служебного произведения. В них следует обозначить определяющие характеристики объекта, его название, назначение или сферу применения, срок создания. Составление этих документов требует серьезного подхода, ведь именно они позволят идентифицировать РИД как служебные и избежать возможных противоречий. Информация в них должна быть максимально понятной и исчерпывающей, охватывать все важные аспекты, характеризующие интеллектуальный объект и позволяющие отнести его к служебному.
5. Акт приема-передачи исключительных прав – документ, согласно которому работником осуществляется передача исключительных прав на РИД компании. В нем нужно конкретизировать объекты, права на которые отчуждаются, способ передачи прав, а также размер авторского вознаграждения за служебное изобретение.

Заметим, что составление всех этих документов позволит компании стать полноправным владельцем созданной новации и беспрепятственно ее использовать в своей деятельности. Предоставить еще более подробную информацию по данному направлению могут специалисты компании Амигдала.

Правила выплаты вознаграждения автору

Ранее уже отмечалось, что работник – создатель РИД имеет право на вознаграждение, размер такого вознаграждения и порядок его выплаты определены законодательно.

Итак, сумма выплаты за создание изобретения составляет 30% среднего заработка автора, а за создание служебной полезной модели и промышленного образца – 20% его среднего заработка.

Для расчета берется средняя зарплата работника за предшествующие дате направления заявки на патент 12 месяцев.

Действия работодателя, скрывшего служебный РИД и использующего его в производственной деятельности без ведома создателя и, соответственно, не выплачивающего вознаграждение, может расцениваться законом как неправомерное и служить поводом для судебных разбирательств.

эксперт по товарным знакам

Часто сложности вызывает вопрос: должно ли вознаграждение за служебное изобретение включаться в заработную плату, либо выплачиваться отдельно? Сразу отметим, что оба варианта находят применение на практике.

Вариант включения вознаграждения в заработную плату, на первый взгляд кажется более простым и удобным, однако довольно часто является объектом судебных споров.

Президиум Санкт-Петербургского городского суда посчитал, что зарплата сотрудника в рамках исполнения им обязанностей по трудовому договору не является авторским вознаграждением за служебный РИД. А, следовательно, работник может в судебном порядке истребовать сумму вознаграждения, большую, чем та, которую готов был выплатить работодатель.

Диаметрально иное решение было принято Сокольским районным судом Вологодской области, согласно которому работник не смог доказать право на выплату вознаграждения помимо заработной платы.

Вариант, при котором вознаграждение выплачивается отдельно, на наш взгляд, является наиболее приемлемым, поскольку риски судебных споров значительно ниже.

Как мы видим, вопросы выплаты вознаграждения, на сегодняшний день являются спорными, а позиция судов довольно неоднозначна. Квалифицированные юристы по судебным спорам Амигдала могут быть полезны в разрешении Ваших вопросов в данной сфере и защите своих законных интересов.

В каком случае изобретение не является служебным?

Рассмотрим варианты, при которых созданные РИД не будут признаваться служебными. Их два:

Во-первых, объект, который создавался работником с применением материальных и технических ресурсов нанимателя, но его разработка выходила за пределы трудовых функций или не являлась поручением работодателя.

В этой ситуации компании будет принадлежать лишь неисключительное право на безвозмездное использование образца в своих интересах, тогда как исключительное право на патентоохраняемый объект и на получение выплаты останется за работником. Отметим, что работодатель имеет право потребовать компенсации затраченных на разработку объекта расходов фирмы.

Во-вторых, разработка не будет признана служебной в случае ненадлежащего оформления работодателем документов. Из практики, наиболее частая ошибка работодателя – это отсутствие конкретного задания.

Работодатель в судебном порядке пытался оспорить факт указания в качестве патентообладателя сотрудника. В ходе разбирательства было установлено, что работник действительно находился с работодателем в трудовых правоотношениях, при этом доказательств, что его трудовые функции включали создание РИД, либо на это имелось соответствующее поручение руководства, в суде представлено не было. Кроме того, работодатель в установленный законом срок не принял решения об использовании предполагаемого изобретения и не воспользовался своим правом на него.

Все это послужило достаточными основаниями для отказа в требованиях работодателю.

Статья 1370. «Гражданский кодекс РФ (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 14.07.2022)

Комментарий к статье 1370 ГК РФ ч.4

1. Комментируемая статья определяет правовой режим служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца, созданных в процессе трудовой деятельности автора, т.е. в процессе выполнения автором своих трудовых обязанностей (которые должны быть отражены в его трудовом договоре), либо в результате выполнения гражданско-правового договора между работником и работодателем.

В указанных договорах регулируется вопрос принадлежности исключительного права на служебное изобретение, полезную модель и промышленный образец. Допускается, что в соответствии с указанными договорами исключительное право на перечисленные объекты интеллектуальной собственности может и не принадлежать работодателю.

2. В случае, когда исключительное право в соответствии с договором принадлежит работодателю, согласно п. 4 комментируемой статьи на автора и работодателя возлагаются определенные обязанности, выполнение которых необходимо работодателю для реализации принадлежащих ему исключительных прав, а работнику — своего имущественного права на получение авторского вознаграждения.

После того как работник уведомляет работодателя о полученном им результате, способном к правовой охране, работодатель обязан информировать его о своем решении реализовать свое исключительное право на данный результат. В трудовом договоре или гражданско-правовом договоре целесообразно предусматривать обязательства работника до истечения предусмотренного 4-месячного срока воздерживаться от совершения действий, которые помешают работодателю реализовать свое право в отношении полученного результата, в частности не допускать не санкционированного работодателем опубликования информации, раскрывающей существо полученного результата, или передачи этой информации третьим лицам.

3. Подача заявки, как известно, связана с составлением описания изобретения, полезной модели, промышленного образца, что практически невозможно без участия автора. Поэтому работодателю целесообразно специально оговорить такое участие в договоре с работником (автором).

4. Передача права на получение патента другому лицу фиксируется в письменной форме, поскольку данный факт юридически значим для определения того, выполнил ли работодатель условия реализации своего права в отношении полученного работником результата, а также для возникновения у работника права на получение патента.

5. Сохранение информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне (его охрана в режиме ноу-хау) предусматривает принятие исчерпывающих мер для сохранения ее конфиденциальности и в первую очередь требует уведомления об этом всех носителей такой информации, в том числе работника (автора), создавшего результат (см. также комментарий к ст.

1470).

6. По истечении 4-месячного срока работник (автор), не уведомленный работодателем о необходимости сохранить соответствующий результат интеллектуальной деятельности в тайне, предварительно удостоверившись в том, что работодатель не подал заявку и не передал права на получение патента другому лицу, может самостоятельно распоряжаться созданным им изобретением, полезной моделью, промышленным образцом, в том числе вправе подать заявку на получение патента. На не востребованный работодателем служебный продукт восстанавливается первоначальное исключительное право автора.

7. Кодекс предоставляет работнику — автору служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца право получить вознаграждение от работодателя как в случаях, когда тот реализовал свое право в отношении сообщенной ему работником (автором) информации о получении результата интеллектуальной деятельности (получил патент, сохранил информацию в тайне, передал право на получение патента другому лицу), так и в случае, когда работодатель по зависящим от него причинам не получил патент. К таким причинам могут быть отнесены следующие:

работодатель (заявитель) отозвал поданную им заявку (см. комментарий к ст. 1380);

работодатель (заявитель) не дал в установленный срок ответ на запрос, направленный ему в процессе экспертизы заявки (см. комментарий к п. 5 ст. 1386);

работодатель (заявитель) подал заявку с нарушением требования единства и не оформил выделенную заявку после его уведомления о нарушении данного требования, в результате чего было принято решение об отказе в выдаче патента, так как рассмотренное в рамках заявки изобретение оказалось непатентоспособным (см. комментарий к п. 5 ст. 1384);

работодатель (заявитель) не уплатил пошлину за выдачу патента после получения решения о его выдаче (см. комментарий к п. 2 ст. 1393).

Таким образом, Кодекс не связывает возникновение у работника (автора) права на вознаграждение за результат его интеллектуальной деятельности с перечисленными фактами и не ставит возможность реализации этого права в зависимость от дальнейшей судьбы служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца. В частности, то, будет ли подана заявка и получен патент тем лицом, которому работодатель передал свое право на получение патента, будет ли в действительности введен и в дальнейшем сохранен в отношении созданного результата интеллектуальной деятельности режим коммерческой тайны, — все эти обстоятельства несущественны для действия права работника (автора) на вознаграждение. И следовательно, единственным основанием, в силу которого у автора возникает право на вознаграждение, служит уступка им работодателю первоначально принадлежащего автору исключительного права.

8. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты должны быть специально предусмотрены в договоре между работником и работодателем. При наличии спора окончательное решение принимает суд.

В соответствии с п. 5 ст. 1246 ГК Постановлением Правительства РФ от 04.06.2014 N 512 утверждены Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы .

Установленные в данных Правилах ставки вознаграждения могут применяться в случаях, когда работник и работодатель не пришли к соглашению о размере авторского вознаграждения.

СЗ РФ. 2014. N 23. Ст. 2998.

Одновременно в ГК включена норма о наследовании права на вознаграждение (передается наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права). Это правомерное и необходимое дополнение свидетельствует также о признании гражданско-правового основания выплаты авторского вознаграждения за служебные результаты.

9. Пункт 5 комментируемой статьи играет важную роль в регулировании отношений между работодателем и работником (автором), поскольку он еще раз подчеркивает, что только выполнение работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя относит полученные работником результаты интеллектуальной деятельности к служебным.

В иных случаях использование работником денежных, технических или материальных средств работодателя не является препятствием для реализации работником (автором) права на получение патента и исключительного права на такие изобретения, полезную модель или промышленный образец. Работодатель при этом имеет право по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной (неисключительной) лицензии на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л., Козырь О.М., Корчагин А.Д., Орлова В.В., Павлова Е.А., Синельникова В.Н., Степанов П.В., Трахтенгерц Л.А., Шилохвост О.Ю.

Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц «КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ) (ПОСТАТЕЙНЫЙ) В 2 Т. Т. 1 И 2»

Расчет и выплата авторского вознаграждения за патентоохраняемые объекты

В прошлой статье о служебных патентоохраняемых объектах, вышедшей в IP Дайджесте №1 мы разбирали вопросы признания патентоохраняемых объектов служебными и варианты оформления трудовых отношений, которые позволяют работодателю избежать проблем.

Продолжим тему создания патентоохраняемых объектов сотрудниками организаций, а именно – вознаграждения за эту деятельность.

Для стимулирования работников к созданию инновационных разработок важным является разработать в компании прозрачную и справедливую систему расчета авторского вознаграждения в компании. Нормативное регулирование не до конца справилось с этой задачей.

Согласно абзацу 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, работник – автор служебного патентоохраняемого объекта – имеет право на вознаграждение в случаях, когда работодатель:

• получил патент на служебный патентоохраняемый объект;
• принял решение о сохранении информации о таких объектах в тайне и сообщит об этом работнику;
• передал право на получение патента другому лицу;
• получил патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Размер вознаграждения должен определяться соглашением работника и работодателя. Если сторонам не удалось договориться, вознаграждение будет рассчитываться судом на основании утвержденных Правительством РФ Правил.

Предусмотрены четыре основания выплаты авторского вознаграждения:

создание патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в процентах от заработной платы);

предоставление работодателем права использования служебного патентоохраняемого объекта лицензии иному субъекту (10 % процентов суммы обусловленного лицензионного договором вознаграждения);

передача работодателем права на получение патента или отчуждение исключительного права на патентоохраняемый по договору иному лицу (15 % предусмотренного договором вознаграждения);

использование самим работодателем патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в размере 3 средних заработных плат).

Если второй и третий механизмы определения авторского вознаграждения представляются целесообразными, то последний вызывает сомнения. При расчете вознаграждения, исходя из величины заработной платы, получается, что большее вознаграждение получит не тот работник, который создал коммерчески привлекательный патентоохраняемый объект, принесший вследствие его внедрения работодателю существенную прибыль, а тот, который получает больше согласно штатному расписанию.

Возникающие в связи с созданием патентоохраняемого объекта права и обязанности сторон обладают гражданско-правовым характером. Право на вознаграждение, таким образом, не должно привязываться к зарплате. Должно действовать правило о выплате вознаграждения в процентном отношении к прибыли, полученной от использования соответствующего объекта.

В данном аспекте необходимо поддержать инициативы Роспатента. В декабре 2019 года глава Роспатента Г.П. Ивлиев сообщил, что его ведомство приступило к разработке проекта закона о служебных изобретениях.

В данном акте предполагается, в том числе, предусмотреть, что вознаграждение за использование служебного патентоохраняемого объекта должно выплачиваться в виде доли от прибыли, полученной правообладателем при использовании служебного патентоохраняемого объекта. Как подчеркнул Г.П. Ивлиев, законопроект не только гарантирует автору справедливое вознаграждение, но и обеспечит более креативный, практический подход к исследованиям и разработкам.

В поддержку данного законопроекта высказались представители Торгово-промышленной палаты.

Авторское вознаграждение за использование возникает только при наличии факта использования работодателем патентоохраняемого объекта. В то время, как для вознаграждения за создание патентоохраняемого объекта использования не требуется.

Показательным в рассматриваемом аспекте является Определение ВС РФ по делу №46-В11-8 от 17.05.2011.

Несколько работников-авторов обратилось в суд с иском к работодателю (ООО «Тольяттикаучук») о выплате вознаграждения за использование служебного изобретения – способа получения бутилкаучука.

Суд первой инстанции удовлетворил их требования. Он исходил из того, что ответчик получал доход от использования изобретения. Решение поддержала судебная коллегия по гражданским делам областного суда.

Между тем, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Он поддержал довод ответчика о том, что истцами не были представлены доказательства, подтверждающие использование ООО «Тольяттикаучук» каждого признака формулы изобретения.

В рассматриваемом аспекте вопросы вызывает п. 132 Постановления № 10. В соответствии с ним, выплата вознаграждения автору служебного патентоохраняемого объекта не зависит от его использования или неиспользования работодателем.

В контексте Постановления Правительства № 1848, данный пункт должен применяться только к вознаграждению «за создание», но не к вознаграждению за «использование» патентоохраняемого объекта. Любое иное толкование пункта 132 приводило бы к противоречию этого пункта Правилам, утвержденных Постановлением № 1848. При том, что данные Правила были разработаны Правительством РФ в соответствии с п.

5 ст. 1246 ГК РФ. В данной норме законодатель прямо делегировал установление ставок, порядка и сроков выплаты вознаграждения за служебные патентоохраняемые объекты Правительству РФ.

Новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 года № 1848 («Постановление») были утверждены новые правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы («Правила»).

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и будет действовать 6 лет , до 1 января 2027 года. С полным текстом Постановления можно ознакомиться здесь.

Режим служебных изобретений

Если работники Вашей компании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или на основании конкретного задания создают объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), то по общему правилу исключительные права на такие объекты принадлежат работодателю .

При этом следует учитывать, что для установления указанного режима служебных изобретений требуется определенная формализация – (i) закрепление соответствующих обязанностей работника в трудовом договоре или должностной инструкции, или (ii) оформление конкретного задания на создание изобретения.

Более того, работодатель обязан в течение 4 месяцев со дня уведомления его работником о создании служебного изобретения подать заявку на выдачу патента, передать право на получение патента на служебное изобретение другому лицу или сообщить работнику о сохранении созданного объекта в тайне. Как только работодатель совершит одно из указанных действий, у работника возникает право на получение вознаграждения .

Такое вознаграждение не может быть включено в заработную плату работника и должно выплачиваться отдельно.

Основные нововведения Правил

В 2014 году Правительство РФ установило порядок, ставки и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения и иные объекты патентных прав.

Основным изменением, введенным новыми Правилами, является увеличение размера вознаграждения за использование служебных объектов патентных прав:

В отношении служебных изобретений – вознаграждение увеличивается в 3 раза (с одной до трех средних зарплат).

В отношении служебных полезных моделей и промышленных образцов – в 2 раза (с одной до двух средних зарплат).

Такое вознаграждение выплачивается в течение месяца после истечения каждого года, в котором имело место использование служебного изобретения работодателем.

Если работодатель и работник самостоятельно не установили соглашением размер, условия и порядок выплаты вознаграждения, то к отношениям между работником и работодателем будут применяться новые Правила .

Рекомендации для работодателей

Учитывая изложенные особенности правового режима служебных изобретений, предлагаем придерживаться следующих рекомендаций:

Надлежащим образом закрепить обязанности работника по созданию служебных изобретений в отношении с работниками компании – проверить трудовые договоры и должностные инструкции работников или оформлять конкретные задания на создание служебных изобретений;

Выстроить внутреннюю систему компании по формализации прав на служебные изобретения – разработать порядок уведомления работниками о факте создания служебного изобретения, подписывать акты приема-передачи с работниками и т.д.;

Убедиться, что вознаграждение за служебные изобретения и иные объекты патентных прав выплачивается отдельно от заработной платы , в частности, удостовериться, что такие вознаграждения производятся в качестве отдельной выплаты и указываются отдельной строкой в расчетных листках;

Если размер вознаграждения не определен соглашением с работником – определить такой размер соглашением (он может быть как меньше, так и больше размера, указанного в Правилах), либо руководствоваться размером, указанным в Правилах;

Если размер вознаграждения был ранее определен соглашением с работником – дополнительных действий предпринимать не требуется.

Надеемся, предоставленная информация окажется для вас полезной. Если вы или кто-то из ваших коллег хотели бы получать наши информационные письма по почте, пожалуйста, заполните форму «Подписаться на рассылки» внизу страницы.

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.