Сублицензионный договор — это соглашение, по которому передаются права на использование результата интеллектуальной деятельности за установленную плату. Является второстепенным по отношению к лицензионному соглашению.
Особенности сублицензионного договора
Сублицензионное соглашение является производным от лицензионного договора. В части, не противоречащей ст. 1238, применяются общие нормы для лицензионных сделок.
Это указывает на второстепенность и зависимость сублицензирования. Статья 1238 ГК РФ устанавливает, что сублицензиар и сублицензиат — это участники правоотношений. Первый одновременно выступает стороной по двум сделкам, регулирующим схожий предмет, он чаще именуется как лицензиат.
Второй не взаимодействует с первоначальным лицензиаром и отвечает за соблюдение условий только перед сублицензиаром.
Сделка имеет юридическую силу в случае получения предварительного согласия лицензиара (сублицензия). Гражданский кодекс не раскрывает понятие сублицензия, что это означает устанавливаем путем анализа ст. 1238 ГК РФ.
Это согласие, выраженное в тексте договора или дополнительного соглашения. Пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 устанавливает, что согласие предоставляется на полное или отдельные способы использования. Лицензиар указывает об этом в договоре или дополнительном соглашении.
Регулирование осуществляется общими нормами о лицензировании. Статья 1238 косвенно раскрывает, как называются стороны в сублицензионном договоре — сублицензиар (лицензиат) и сублицензиат. Первый предоставляет права на использование, второй принимает и вносит согласованную плату.
Анализ норм права позволяется выделить отличия лицензионного и сублицензионного договора. Рассмотрим это на примере таблицы:
| Категория разграничения | Лицензионный | Сублицензионный |
|---|---|---|
| Лицо, передающее право | Правообладатель объекта | Использует на основании договора |
| Правовая природа | Первоначальная сделка, устанавливающая предмет | Не существует без лицензионного соглашения |
| Субъектный состав | Лицензиат и лицензиар | Лицензиат (сублицензиар) и сублицензиат |
| Предварительное согласие | Не требуется | Указывается в первоначальном соглашении или оформляется дополнительным соглашением |
| Объем передаваемых прав | Огранивается нормами, установленными законодательством | Ограничивается условиями первоначального соглашения |
| Ответственность по общим основаниям | Возложена на лицензиата | Возложена на лицензиата (сублицензиара) за действия сублицензиата |
Гражданский кодекс устанавливает, по какой статье сублицензионные договоры регулируются, — помимо ст. 1238 применяются статьи 1235 – 1237. Нормы права раскрывают виды, порядок исполнения, порядок отказа при существенном нарушении условий.
Кому его выгодно заключать
В случае если требует разовое использование права и ограниченная область применения, выгодно оформлять правоотношения через сублицензирование. Это уменьшает количество обязанностей и размер вносимой платы. Потребность заключить сублицензионный договор на передачу неисключительных прав ставится в зависимость от цели использования.
На основании этого выделим следующие виды сделок:
- авторские и лицензионные;
- использование программного обеспечения;
- использование фонограмм;
- передача прав на товарный знак.
Учитывая эти виды, рассмотрим необходимость заключения соглашения в сфере программного обеспечения. Например, сублицензионный договор на программное обеспечение — это соглашение, по которому лицензиат передает сублицензиату права на использование ПО в пределах первоначальных условий. Необходимость такого оформления вызывается большим функционалом программы и сферами ее применения.
Для использования в отдельной области на краткосрочное время выгодно получать права на основе сублицензирования.
Статья 1238. Сублицензионный договор
1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.
- Статья 1237. Исполнение лицензионного договора
- Статья 1239. Принудительная лицензия
Комментарий к ст. 1238 ГК РФ
1. Появление комментируемой статьи вызвано невозможностью, в силу нематериального характера объектов исключительного права, применения к ним по аналогии закона широко распространенной в отношении распоряжения материальными объектами модели подчиненных договоров (субдоговоров). Прообразом соответствующего режима для отношений, связанных с предоставлением права использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, стал правовой режим договора субаренды (ст.
ст. 615 и 618 ГК).
В то же время в силу прямого указания п. 4 ст. 1027 ГК к комплексу исключительных прав, включающему, в частности, исключительные права на товарный знак, на коммерческое обозначение, на секрет производства, правила о лицензионных договорах подлежат применению, если это не противоречит положениям гл.
54 ГК и существу договора коммерческой концессии. Таким образом, положения ст. 1029 ГК о договоре коммерческой субконцессии являются специальными правилами по отношению к правилам комментируемой статьи.
2. Из пункта 1 ст. 1238 вытекает, что согласие лицензиара на предоставление лицензиатом полученного им по лицензионному договору права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьим лицам (сублицензиатам) не обязательно должно являться составной частью лицензионного договора.
Однако в силу того, что такое согласие опосредует одно из условий предоставленного лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, оно, безусловно, должно рассматриваться как одно из условий лицензионного договора.
Следовательно, на это согласие должно распространяться общее требование о государственной регистрации лицензионного договора и соответственно о последствиях его несоблюдения (п. 2 ст. 1235 ГК).
При этом ничтожность условия о праве лицензиата на заключение сублицензионного договора не должна в силу ст. 180 ГК влечь ничтожности самого лицензионного договора.
3. Согласно п. п.
1 и 5 комментируемой статьи по сублицензионному договору одна сторона — лицензиат, получивший от обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиара) право использования такого результата или такого средства по лицензионному договору, предоставляет или обязуется предоставить указанное право другой стороне (сублицензиату) в предусмотренных договором пределах. Условия сублицензионного договора должны определяться в соответствии с п. п.
2 — 5 комментируемой статьи.
4. В пункте 2 комментируемой статьи установлены пределы распоряжения лицензиатом правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Поскольку в силу п.
1 ст. 1235 ГК сам лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором, он не может распорядиться соответствующим правом за рамками указанных прав и способов. Сублицензиат, следовательно, не может получить от лицензиата право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за пределами прав, полученных лицензиатом по соответствующему лицензионному договору.
Ссылка на «права. которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата» означает указание на территорию (п. 3 ст. 1235 ГК) и срок (п. 4 ст. 1235 ГК) использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Условия сублицензионного договора, не соответствующие требованиям п. 2 комментируемой статьи, являются в соответствии со ст. 168 ГК ничтожными.
В этом случае сублицензионный договор должен сохранять свое действие в отношении тех условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые соответствуют п. 2 комментируемой статьи. В отношении срока сублицензионного договора указанное последствие прямо предусмотрено п.
3 комментируемой статьи, а в отношении других условий сублицензионного договора вытекает из правила ст. 180 ГК.
5. В пункте 3 ст. 1238 в развитие общей нормы п. 2 комментируемой статьи предусмотрены последствия заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, который предусмотрен лицензионным договором.
Поскольку в соответствии с п. 5 комментируемой статьи к сублицензионному договору подлежат применению правила о лицензионном договоре, следует признать, что использование сублицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращении действия лицензионного договора влечет предусмотренную законом или договором ответственность за нарушение исключительного права (п. 3 ст.
1237 ГК).
6. Практическое значение имеет также зависимость срока действия сублицензионного договора от прекращения действия исключительного права и прекращения действия лицензионного договора. В соответствии с п.
5 комментируемой статьи и п. 4 ст. 1235 ГК сублицензионный договор должен прекращаться в случае досрочного прекращения действия исключительного права.
В случае признания недействительным предоставления правовой охраны результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации сублицензионные договоры в силу п. 5 комментируемой статьи должны считаться прекращенными только на будущее время в тех случаях, в которых Кодекс предусматривает соответствующие последствия для лицензионных договоров (п. 4 ст.
1398, п. 3 ст. 1441, п.
6 ст. 1513 ГК).
Поскольку недействительность лицензионного договора означает, что он не влечет никаких юридических последствий с момента его заключения (п. 1 ст. 167 ГК), необходимо признать, что заключенные на основе недействительного лицензионного договора сублицензионные договоры также являются недействительными.
Соответствующее последствие прямо предусмотрено в п. 2 ст. 1029 ГК для договоров коммерческой субконцессии.
7. Хотя лицензиар, как правило, не является стороной сублицензионного договора, действия сублицензиата, нарушающего условия использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, всегда будут затрагивать принадлежащее лицензиару исключительное право. Так как лицензиар не может в этом случае предъявить требование о применении к сублицензиату мер ответственности за нарушение договора, п.
4 комментируемой статьи предоставляет ему возможность обратиться с соответствующими требованиями к своему непосредственному контрагенту — лицензиату, поскольку нарушение сублицензиатом условий использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации неизбежно означает нарушение условий лицензионного договора. Лицензиат в этом случае, по существу, будет отвечать за ненадлежащий выбор лицензиара. При этом следует иметь в виду, что правило п.
4 ст. 1029 ГК, возлагающее на лицензиата (пользователя) субсидиарную ответственность за действия сублицензиатов (вторичных пользователей), носит специальный характер и подлежит применению только к договору коммерческой субконцессии.
Правило п. 4 комментируемой статьи сформулировано как диспозитивное, так что стороны лицензионного договора вправе договориться о том, что ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственно сублицензиат.
Правило п. 4 не распространяется на случаи нарушения лицензионного договора, предусмотренные п. 3 ст.
1237 ГК, когда указанные нарушения признаются нарушением исключительного права лицензиара. Отсутствие в п. 3 ст.
1327 ГК каких-либо оговорок или исключений должно означать, что в этом случае будет действовать общее правило и ответственность перед лицензиаром будет нести непосредственный нарушитель — сублицензиат.
8. В пункте 5 ст. 1238 использован юридико-технический прием, позволяющий избежать воспроизведения применительно к сублицензионному договору правил Кодекса о содержании (ст. 1235), видах (ст. 1236) и условиях исполнения (ст. 1237) лицензионного договора.
Такое воспроизведение в отсутствие данной нормы оказалось бы необходимым ввиду несовпадения субъектного состава указанных договоров и, следовательно, невозможности непосредственного применения к сублицензионным договорам правового режима лицензионного договора. Несовпадение проявляется в том, что стороной лицензионного договора всегда выступает обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, тогда как участники сублицензионного договора обладают только ограниченным правом использования соответствующего результата или средства.
Лицензионный договор
Лицензионный договор — это средство распоряжения исключительным правом. Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному соглашению правообладатель (лицензиар) дает разрешение на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности (товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели, программы для ЭВМ и БД) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным соглашением.
Условия, которые должны быть отражены в лицензионном договоре
Лицензионный договор должен содержать следующие условия:
- Предмет договора, а именно указание объекта интеллектуальной собственности, возможность распоряжения которым передается по договору.
- Обозначение способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Помните, что лицензиат может использовать передаваемую интеллектуальную собственность только в том объеме, который предусмотрен договором.
- Условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного договора), а также условия безвозмездного пользования объектом интеллектуальной собственности.
Обратите внимание, что по общему правилу лицензионный договор является возмездным, поэтому, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным.
Форма договора с правообладателем
Согласно общему правилу, договор с правообладателем должен заключаться в письменной форме. Если данное правило не соблюдается, то договор признается недействительным. Исключения составляют:
- договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме;
- лицензионный договор присоединения, заключаемый в форме оберточной лицензии на право использования программ ЭВМ и баз данных. Его условия указываются на упаковке приобретаемой программы. Особенностью такого договора является то, что правообладатель программы или базы данных напрямую не контактирует с приобретателем лицензии, однако считается, что лицензиат дал свое согласие на соблюдение условий лицензионного договора (присоединился к лицензии) в момент, когда начал пользоваться программой или базой.